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  • Liza Erazo

Distintividad Adquirida o "secondary meaning"

El artículo 135 de la Decisión Andina 486, establece que no se pueden registrar signos que carezcan de distintividad, sean genéricos o descriptivos, consistan en designaciones usuales, o en un color aisladamente considerado.



Sin embargo, en el parágrafo de dicho artículo se establece que “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” (Negrilla fuera de texto).



Lo anterior, significa que es posible que un signo que carece de distintividad, por tratarse de una expresión genérica o descriptiva, o de un color aisladamente considerado, por efecto del uso real e intenso ha adquirido aptitud distintiva en el público consumidor respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.



La Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana, ha señalado en diversas resoluciones que las pruebas deberán ser indicativas que la marca se ha usado en el país miembro por un periodo “más o menos” largo de forma constante. El uso real implica que los productos o servicios identificados con la marca se han comercializado en “volúmenes razonables”, y que la publicidad del signo ha permitido al consumidor reconocerlo como distintivo. Facturas de venta, material publicitario y encuestas de opinión o estudios "top of mind", entre otras, son las pruebas que generalmente se presentan para demostrar que un signo ha adquirido distintividad.



La norma andina no exige un lapso especifico para determinar que un signo ha adquirido distintividad o significado secundario. En consecuencia, lo que hay que demostrar es la intensidad con la que el signo ha adquirido distintividad en el público consumidor, de manera ininterrumpida.



Sobre el ámbito geográfico de las pruebas, estas deben referirse al país miembro en el que se pretende el registro de la marca cuyo significado secundario se alega.



Un ejemplo de un asunto en el que se reconoció la distintividad adquirida de un signo, se encuentra en la Resolución No. 35727 del 16 de junio de 2017 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que dicha entidad concedió el registro de la marca CUARTO DE LIBRA (Nominativa) en Clase 30 a nombre de Mcdonald´s Corporation, y advirtió que se presentaron los elementos probatorios necesarios para establecer que el signo adquirió un segundo significado. Sin embargo, señaló que dicha expresión podrá ser utilizada por otros empresarios del sector alimenticio para referirse a un tipo de medida, más no a un signo distintivo de un producto en especial de la clase 30.


Los Tribunales locales reconocen entonces el instituto de significado secundario. Por ejemplo, el Consejo de Estado, en Sentencia 2009-00152 del 6 de septiembre de 2018, señaló que en la marca TRIDIMENSIONAL (Botella) en clase 32 de BAVARIA S.A. no opera la figura de la distintividad sobrevenida, pues dicho envase corresponde a una forma usual de los envases empleados en la clase 32, manifestando que aunque algunos consumidores (60% de los encuestados) lo asocian con la marca COSTEÑITA ello no ocurre con el envase, que han confundido con el empleado por otros productos de dicha clase internacional”.






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